Direito de proteção à marca notoriamente conhecida independe de registro no Brasil

01/10/2010 - 10h01

DECISÃO

O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. Por isso, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o registro de marca norte-americana com nome parecido a de empresa brasileira. O relator do recurso, ministro Massami Uyeda, salientou que a marca norte-americana, por ser notoriamente conhecida, goza de proteção especial independentemente de ter registro no Brasil em seu ramo de atividade. Já a marca de alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A empresa brasileira Lima Roupas e Acessórios registrou a marca “Sketch” no INPI, em 1996. A marca é conhecida por comercializar produtos de vestuários, acessórios e calçados. Inicialmente, a empresa norte-americana teve o pedido de registro negado, por entender-se que a marca “Skechers” havia reproduzido ou imitado, em parte ou no todo, uma marca já registrada, o que poderia provocar confusão entre os consumidores. Porém, em 2003, após recurso administrativo, a marca “Skechers” foi registrada no INPI pela empresa Skechers USA INC II. Inconformada com a decisão, a empresa brasileira recorreu à 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, alegando que, com o registro da marca “Skechers”, o instituto teria violado direito líquido e certo de não haver outra marca reproduzindo ou imitando marca já existente. Disse que, com a coexistência da outra marca, a expansão sofreria prejuízos. A 35ª Vara considerou ilegal o registro da marca “Skechers” pelo INPI. O INPI e a Skechers USA não concordaram com a decisão e recorreram ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). O tribunal acolheu os recursos e considerou que o registro não era nulo. Explicou que a marca “Skechers” é conhecida mundialmente em seu ramo de atividades e goza da proteção estendida à marca notoriamente conhecida, que independe da territorialidade. Isso porque a legislação brasileira é clara ao entender que o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A marca notoriamente conhecida goza de proteção especial nos ramos que comercializa, independentemente de ter registro no Brasil. Já a de alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que tenha sido registrada previamente no Brasil. A empresa brasileira recorreu ao STJ, pedindo que a decisão do registro fosse anulada. Sustentou que, tanto do ponto de vista fonético quanto do ortográfico, as duas marcas eram muito parecidas, causando confusão entre os consumidores. Alegou ainda que a marca “Skechers” não deveria ser considerada como notoriamente conhecida. A Turma entendeu que a discussão sobre a notoriedade ou não da marca “Skechers” deve ser observada de acordo com a fixada pelo TRF2, já que qualquer decisão que contrarie a já fixada significa o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Quanto à possibilidade de confusão entre os consumidores, a Turma entendeu que as empresas atuam em ramos distintos. Enquanto a “Sketch” comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive sapatos, a “Skechers” vende, especificamente, roupas e acessórios de uso comum e para prática de esportes.

Fonte: http://stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=99242

Resp: 1.114.745-RJ

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Comentários

O presente julgado reconheceu a inexistência de violação do registro de marcas de grafia e pronúncia semelhantes (“Sketch” e "Skechers”), basicamente por dois motivos: (i) a marca da empresa americana detentora da marca "Skechers” foi considerada marca notoriamente reconhecida, gozando de proteção em sua área de atuação, independentemente de registro no Brasil e; (ii) embora as empresas possuem a mesma classe de atividades, atuam em ramo distinto, pois, a empresa americana visa o mercado do esporte profissional, enquanto a empresa brasileira visa o mercado de vestuário comum.

Embora, a princípio, ambas as marcas sejam identicas, a decisão do STJ foi precisa.

Conforme exposto no próprio acórdão:

"III - O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira - notoriamente conhecida - é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda - marca de alto renome - cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

(...)

VII - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida,
SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos."

Dessa forma, o STJ recocheceu que não há como ser negado o registro, até mesmo porque, não se pode cogitar, sequer, em concorrência desleal, fato este combatido pela Lei n.º 9.279/96, nos incisos V, XIX e XXIII, do art. 129.

Segundo se extrai do julgado do Tribunal Regional da 2.ª Região:

"1. Marca "SKECHERS" é mundialmente conhecida em seu ramo de atividades, e é também, elemento da denominação de uma dos maiores produtoras de calçados dos Estados Unidos da América, gozando da proteção estendida à marca notoriamente conhecida."

A proteção da marca notoriamente reconhecida esta prevista no "caput" do art. 126 da Lei n.º 9.279/96, por força do o artigo artigo 6º "bis" da Convenção da União de Paris, em vigor no Brasil por força do Decreto n. 75.572/75, que assim dispõe:

"Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta."

Qualificada, portanto, como marca notoriamente reconhecida, além do fato da empresa americana atuar em outro ramo de atividade, não haveria razão para negar o registro da marca "Skechers", conforme bem fundamentou o STJ.